Регистрация доменных имен не носит государственного характера, не требует проведения какого-либо предварительного поиска и потому легко может вступить в противоречие с предшествующими правами, такими как права на товарные знаки. В то же время для доменного имени действует принцип абсолютной уникальности, поскольку технически невозможно существование двух идентичных доменных имен. В связи с этим появилось, например, такое явление, как киберсквоттинг (регистрация доменных имен, содержащих обозначения, сходные с известными товарными знаками, с целью их последующей перепродажи или недобросовестного использования).
В отличие от товарного знака доменное имя не является отдельным охраняемым объектом интеллектуальной собственности. Доменное имя – это один из способов использования исключительного права на товарный знак в сети Интернет. При этом пользователь (администратор) доменного имени самостоятельно несет ответственность за выбор доменного имени. Регистратор в данном случае не отвечает за нарушение прав третьих лиц.
Исключительное право на товарный знак действует при условии его регистрации, поэтому для того чтобы иметь возможность заявлять о нарушении, связанном с использованием товарного знака в доменном имени, следует прежде всего подтвердить наличие регистрации на соответствующее словесное (комбинированное) обозначение – товарный знак.
Использование товарного знака в доменном имени будет считаться нарушением исключительного права на товарный знак (ст. 1484 ГК РФ), когда доменное имя одного лица тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком другого лица.
Суды делают вывод о совпадении наименований, когда доменное имя воспроизводит товарный знак полностью или наиболее сильный его элемент.
Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам:
Одновременно с тождественностью или сходностью доменного имени и товарного знака судом оценивается, является ли деятельность лица, которое зарегистрировало доменное имя, однородной с деятельностью владельца товарного знака. В ходе установления однородности судам рекомендовано принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость или взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную или оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.
Согласно позиции ВС РФ однородные товары – это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.
Если два лица зарегистрировали в отношении неоднородных товаров в качестве товарных знаков обозначение, используемое одним из них как доменное имя, необходимо учитывать следующее: требование о прекращении использования доменного имени подлежит удовлетворению в том случае, если лицо, зарегистрировавшее доменное имя, фактически использует его в отношении товаров, для которых это обозначение зарегистрировано иным лицом в качестве товарного знака.
При использовании в доменном имени общеизвестного товарного знака нарушением считается использование товарного знака и в отношении неоднородных товаров.
Действия по регистрации доменного имени сами по себе тоже могут признаваться нарушением прав на товарный знак, если такая регистрация будет являться актом недобросовестной конкуренции.
При этом судами применяются положения ст. 10 ГК РФ и ст. 10.bis Парижской конвенции, в параграфе 2 которой отмечено, что актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.
Важно, что согласно разъяснениям Суда по интеллектуальным правам злоупотребление правом на регистрацию и использование доменного имени (администрирование, делегирование и другие действия), тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком или иным средством индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, может быть допущено (а равно как и акт недобросовестной конкуренции осуществлен) лицом, не являющимся непосредственным конкурентом на товарном рынке. То есть иск о нарушении прав на товарный знак в связи с регистрацией доменного имени может быть адресован и физическому лицу.
При рассмотрении вопросов о недобросовестности судам также рекомендовано использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN).
Согласно Единообразной политике аннулирование, передача регистрации или изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев:
При оценке второго критерия учитывается, например, является ли ответчик владельцем одноименного товарного знака; отражает ли доменное имя название его фирменного наименования.
Соответствие третьему признаку – недобросовестность регистрации и использования доменного имени – определяется как одно или несколько из следующих ниже обстоятельств, например:
Перечисленные критерии также сформулированы в Единообразной политике, рекомендованы и применяются российскими судами.
При возникновении споров, связанных с нарушением прав в сети Интернет, особую сложность вызывает определение ответчика. В судебной практике принято исходить из презумпции, что субъектом, разместившим информацию на спорном домене, является лицо, которое в результате регистрации спорного обозначения в качестве доменного имени получило максимально широкие полномочия, связанные с использованием и распоряжением доменным именем, а также приобрело соответствующие им обязанности и ответственность. Таким образом, ответчиком в доменном споре будет администратор доменного имени.
Определение подведомственности – также непростой вопрос при рассмотрении доменных споров. Как уже было сказано, к участию в деле в качестве ответчика по доменному спору может быть привлечено физическое лицо, являющееся администратором домена. Согласно позиции ВС РФ, Суда по интеллектуальным правам спор о нарушении прав на товарный знак с участием физического лица (без регистрации в качестве ИП), возникший в связи с администрированием доменного имени, не подведомственен арбитражным судам. Такие споры должны рассматриваться в судах общей юрисдикции.